中国制笔行业抗诉日本“摩磨擦”专利取得最终胜利

发表时间:2021-11-05 10:47

中国制笔行业抗诉日本“摩磨擦”专利取得最终

高院驳回百乐再审申请

2021年9月28日,中华人民共和国最高人民法院(2020最高法行申4945号行政裁定书,驳回再审申请人百乐墨水株式会社、株式会社百乐(以下简称百乐)与被申请人国家知识产权局、一审第三人中国制笔协会发明专利权无效行政纠纷一案的再审申请这标志着中国制笔行业抗诉日本“摩磨擦”专利取得了最终胜利。

再审申请人百乐不服北京市高级人民法院(2019)京行终124号行政判决,向高院申请再审。百乐申请再审称二审判决认定涉案专利相关权利要求不具备创造性存在错误,请求高院撤销无效决定以及一审、二审判决。高院认为,百乐的再审申请不符合《中华人民共和国行政诉讼法》第九十一条规定的情形。依照《最高人民法院关于适用(中华人民共和国行政诉讼法>的解释》第一百一十六条第二款、《最高人民法院关于办理行政申请再审案件若干问题的规定》第四条之规定,高院依法组成合议庭进行了审查,驳回百乐再审申请。

    早在2019年8月23日,由中国制笔协会牵头温州佰思德笔业有限公司8家企业进行日本百乐“摩擦体销售商品俗称“摩磨擦”专利无效抗诉工作取得了阶段性成果——国家知识产权局当天正式公告百乐“摩擦体”专利无效

    日本百乐自2008年开始在中国市场上销售一种名为“摩磨擦”的可逆热变色笔,成为近年市场新热点。这类笔书写后,可以通过橡胶等材料摩擦纸面生热,使墨迹升温消色,达到铅笔和橡皮类似的效果,今后很有可能成为铅笔的替代品。然而百乐在中国已经对可逆热变色笔进行了专利布局,国内企业一旦涉足相关产品,就很可能会面临来自百乐的专利诉讼威胁。

    为此,温州佰思德笔业有限公司8家企业决定联合起来,向百乐在中国的专利布局发起挑战:一方面对百乐已授权专利提出专利权无效请求,另一方面对百乐审查中的专利提出公众意见。

    无效专利抗诉实施过程中得到温州大学制笔重点实验室(温州市制笔技术研究中心)、上海专利商标事务所有限公司等的支持和帮助。

    目前,百乐2项早期核心专利已被宣告无效,最重要的专利壁垒已被消除,国内许多制笔企业都相继推出了自己的可逆热变色笔。

抗诉过程

    百乐“摩擦体”专利无效抗诉工作2013年9月首次开展专利无效检索20219最高人民法院高院驳回百乐再审申请,共历时8年时间,现将主要经过罗列如下:

时间

主要经过

具体内容

主要成果

2013.9~2013.11

前期无效检索

对百乐3件发明专利和3件发明专利申请开展无效检索

发现6件专利都可以被挑战

2013.12

检索结果说明会暨无效工作启动会

上专所向协会和企业代表介绍无效检索结果,会上各方一致同意开展对3件专利请求无效,对3件申请提公众意见

决定启动无效请求和公众意见工作

2014.1

公众意见

准备并递交3件公众意见

申请被驳回或授权范围缩小

2014.1.29

无效请求

准备并递交3件无效请求


2014.5.5

无效口审准备会

分析百乐书面意见陈述,讨论对策,选定口审技术专家


2014.5.28
2014.5.29

无效口审

上专所吴燕敏、叶诚、陈申军出席无效口审,阎西安、潘明初作为技术专家出庭


2014.8.15

无效决定

结构专利:部分无效

摩擦体专利:维持有效

墨水专利:维持有效

结构方面风险已排除

2014.8.28

无效决定说明会

上专所对3份无效决定内容和后续行政诉讼策略进行说明

对新公开4件申请提公众意见

启动行政诉讼

决定继续提公众意见

2014.9

公众意见

准备并递交4件公众意见

申请被驳回或授权范围缩小

2014.10.30

我方提起行政诉讼

对摩擦体专利、墨水专利无效决定提出行政诉讼


2015.2

拜访专利审查员

吴少平和上专所吴燕敏拜访国家知识产权局审查员,了解情况,商讨对策

启发了以协会名义向国知局发文的办法

2015.3.23

收到百乐诉讼通知

百乐就结构专利无效决定提出诉讼


2015.6.9

百乐诉讼一审准备

上专所介绍当庭辩论策略,对技术专家出庭发言进行培训


2015.6.10

百乐诉讼一审开庭

上专所叶诚、邢志出席一审辩论,潘明初作为技术专家出庭

至今仍未判决

2016.5

协会给国家知识产权局发函

协会给国家知识产权局发函,希望其关注百乐专利布局对我国民族工业的影响

引起国知局领导重视

2016.7.12

我方诉讼一审开庭

摩擦体专利、墨水专利行政诉讼一审开庭,上专所叶诚、陈申军出席辩论


2016.8.19

项目进展汇报

上专所介绍给国知局发函情况、百乐专利最新进展,决定对新公开7件申请提公众意见

决定继续提公众意见

2016.9.12

我方诉讼一审宣判

摩擦体专利:全部无效

墨水专利:维持有效

摩擦体方面风险已排除

2016.10.17

我方提起上诉

对墨水专利提出上诉


2016.12.1

拜会国家知识产权局

吴少平、姚鹤忠、叶诚等行业专家拜会国家知识产权局王澄部长等

1.加强百乐专利审查力度

2.希望继续递交公众意见

3.加强国知局和行业交流

2016.12.19

我方诉讼二审开庭

摩擦体专利、墨水专利行政诉讼二审开庭,上专所叶诚、陈申军出席辩论


2017.1

公众意见

准备并递交7件公众意见

申请被驳回或授权范围缩小

2017.3.14

项目进展汇报

上专所介绍拜访国家知识产权局情况、百乐专利最新进展,商讨下一步工作

决定对墨水、侧按压专利提出无效

2017.4.5

我方诉讼二审宣判

均维持一审判决

摩擦体专利:全部无效

墨水专利:维持有效

重新对墨水专利提出无效的赢面增加

抗诉成果

    当前,百乐的结构、摩擦体2项专利已被宣告无效,这2项早期核心专利的保护范围最大、保护对象最直观,对企业影响最大,这2项专利壁垒的消除使得国内制笔企业可以推出可逆热变色笔。

    通过先后对14件申请中的专利提交公众意见,帮助审查员提升审查质量,从而使百乐专利申请被驳回或授权范围缩小,为国内制笔企业自主设计可逆热变色笔提供了广阔空间。

    中国制笔企业的抗诉行动也刺激了百乐,自从获悉其核心专利被请求无效开始,就加大了外围专利的布局力度:一是增加中国专利的申请数量,二是加强答复实审的投入,三是在原有专利基础上申请了不少分案。这些外围专利(如侧按压专利等)虽然无法阻碍国内制笔企业涉足可逆热变色笔,但也束缚国内制笔企业手脚,降低国内产品的竞争力。

    下阶段,中国制笔协会和温州制笔协会将继续关注贸易摩擦专利动态,及时开展相关专利无效请求和提交公众意见的工作,继续为行业企业保驾护航。


分享到: